落入涉案专利保护范围的被控侵权技术方案属于现有技术的，不构成对涉案专利权的侵犯

　　关键词：现有技术抗辩；技术比对；技术特征

　　裁判要旨：在司法实践中判断现有技术抗辩是否成立，一般是先将被控侵权技术方案与涉案专利技术进行对比，确定被控侵权技术方案落入涉案专利保护范围的技术特征，然后再将该技术特征与现有技术对比，而不是直接将被控侵权技术方案与现有技术对比，也不以判断被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围为前提。落入涉案专利保护范围的被控侵权技术方案的技术特征属于现有技术的，则不构成对涉案专利权的侵犯。

　　适用法律：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释（2009）21号）第十四条

　　被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

　　相关案例：

　　天津保兴建材工贸有限公司等诉银川东方京宁建材科技有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案（法宝引证码CLI.C.3116673）

　　天津保兴建材工贸有限公司等诉银川东方京宁建材科技有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案

　　最高人民法院

　　民事判决书

　　（2014）民提字第88号

　　再审申请人（一审被告、二审上诉人）：天津保兴建材工贸有限公司。

　　法定代表人：鲁金玉。

　　委托代理人：冯向峰，北京市鑫诺律师事务所律师。

　　委托代理人：胡宝群。

　　被申请人（一审原告、二审被上诉人）：银川东方京宁建材科技有限公司。

　　法定代表人：吴建辉。

　　被申请人（一审原告、二审被上诉人）：徐焱。

　　一审被告：宁夏煤炭基本建设有限公司（原宁夏煤炭基本建设公司）。

　　法定代表人：李玉田。

　　委托代理人：刘伟，宁夏致和律师事务所律师。

　　再审申请人天津保兴建材工贸有限公司（以下简称保兴公司）因与被申请人银川东方京宁建材科技有限公司（以下简称京宁公司）、徐焱、一审被告宁夏煤炭基本建设有限公司（原宁夏煤炭基本建设公司，以下简称宁煤公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服宁夏回族自治区高级人民法院（2013）宁民终字第5号民事判决，向本院申请再审。本院于2013年12月11日作出（2013）民申字第2242号民事裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，于2014年4月29日公开开庭审理了本案，保兴公司的委托代理人冯向峰、胡宝群，京宁公司的法定代表人吴建辉，徐焱，宁煤公司的委托代理人刘伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　2012年3月5日，京宁公司和徐焱以宁煤公司、保兴公司侵害其“一种固定填充管的格栅及其空心楼盖”的实用新型专利权为由，向宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令宁煤公司和保兴公司：1.立即停止侵权；2.共同赔偿因侵权行为给京宁公司和徐焱造成的经济损失人民币五万元；3.共同承担京宁公司因维权支付的律师代理费人民币两万元。

　　宁煤公司辩称：其所使用的格栅系通过天津熙贝众合预应力工程有限公司（以下简称熙贝公司）向保兴公司购买所得，有合法来源，属于善意使用，不应当承担赔偿责任。

　　保兴公司辩称：其所制造的格栅技术源自名称为“由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板”的实用新型专利现有技术，不构成侵权。

　　一审法院经审理查明：徐焱是名称为“一种固定填充管的格栅及其空心楼盖”、专利号为ZL200520112551.3的实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人，涉案专利申请日为2005年7月5日，授权公告日为2006年8月30日。涉案专利权利要求书如下：“1.一种固定填充管的格栅（1），由横框（11）和隔条（12）构成，其特征在于格栅的横框与隔条互相垂直。……4.一种空心楼盖，它具有权利要求1所述的格栅，其特征在于通过格栅将填充管并联在一起，形成空心楼盖中的填充材料。”

　　2007年1月1日，徐焱授权京宁公司在宁夏地区独占使用涉案专利技术。

　　宁煤公司通过熙贝公司向保兴公司购买被诉侵权格栅和填充体。

　　2011年4月2日，京宁公司和徐焱的代理人在宁夏回族自治区银川市国安公证处公证人员的陪同下，进入了位于宁夏银川市金凤区的“武警宁夏总队作战指挥中心工程”施工现场进行了证据保全，同时获得并封存了被诉格栅和填充体。银川市国安公证处对上述过程进行了公证，并出具了（2011）宁银国安证字第2241号公证书。

　　一审法院认为：涉案专利要求保护的填充件必须具备以下3个必要技术特征：A.格栅由横框与隔条构成；B.横框与隔条互相垂直；C.通过格栅将填充管并联在一起，形成空心楼盖中的填充材料。专利号为ZL03146341.X、名称为“由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板”发明专利（以下简称在先专利）没有公开“填充体是通过格栅并联在一起的埋在空心楼板中”这一技术特征。因此，涉及被控侵权产品“格栅”及使用的技术方案不属于公知技术。根据（2011）宁银国安证字第2241号公证书中相片和证据保全的被控侵权产品实物，被控侵权的“格栅”包括横框和隔条，且横框与隔条互相垂直；填充体是通过格栅并联在一起的埋在空心楼板中。因此，本案中被控侵权产品具备涉案专利所要求保护的全部3个必要技术特征。

　　宁煤公司所使用的格栅系保兴公司提供的填充体的配件，包括填充体和格栅都是由保兴公司生产的，宁煤公司为此支付了相应对价；且保兴公司宣传册和保兴公司提供的ZL200720095395.3“组合式一次性填充模板”也明确记载了格栅的使用方法，宁煤公司有理由相信其使用的是保兴公司的专利技术。宁煤公司属于善意使用方，不构成对涉案专利权的侵犯。

　　仅保兴公司制造的格栅并不具备涉案专利的全部必要技术特征，但是格栅在与填充体配套使用并埋在楼盖中就具备了涉案专利要求的3项必要技术特征。保兴公司辩称其不是现浇空心楼盖的施工单位，但是保兴公司明知其生产的格栅是作为填充体的配件与填充体共同使用，在保兴公司向宁煤公司提供的ZL200720095395.3“组合式一次性填充模板”专利说明书与附图及宣传册中，都记载了“填充体是通过格栅并联在一起”的使用方法，虽然没有明确记载该“组合体”埋在空心楼盖中的安装方法，但是根据填充体的具体用途，保兴公司是清楚地知道该“组合体”最终是要埋在楼盖中形成空心楼盖中的填充材料。保兴公司是具有侵权过错，应承担全部侵权责任。

　　因宁煤公司是按照已设计好的图纸进行空心板的施工，令其停止使用空心板势必造成巨大损失和不必要的浪费，故京宁公司和徐焱请求判令停止侵权的主张，不予支持。

　　综上，一审法院于2012年12月13日作出（2012）银民初字第87号民事判决（以下简称一审判决），判令：1.保兴公司立即停止侵犯涉案专利权的行为，即停止使用侵权产品；2.保兴公司赔偿京宁公司、徐焱经济损失2万元；3.驳回京宁公司、徐焱的其他诉讼请求。一审案件受理费1550元，由京宁公司、徐焱负担550元，保兴公司负担1000元。

　　保兴公司不服一审判决，向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称二审法院）提出上诉。

　　二审法院认为：在先专利公开了“格栅包括横框和隔条，且横框与隔条互相垂直”的技术特征，但是没有公开“填充体是通过格栅并联在一起的埋在空心楼板中”这一技术特征，故被控侵权产品不属于公知技术。本案中，涉案专利要求保护的必要技术特征有三个：A格栅由横框和隔条构成；B横框与隔条互相垂直；C通过格栅将填充管并联在一起，形成空心楼盖中的填充材料。被控侵权的格栅包括：a横框和隔条；b横框与隔条互相垂直；c填充体是通过格栅并联在一起的埋在空心楼板中。经比对分析，被控侵权产品具备涉案专利所要求保护的全部3个必要技术特征，因此侵权成立。综上，二审法院判决驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1550元，由保兴公司负担。

　　保兴公司申请再审称：1.京宁公司和徐焱在二审期间明确仅主张涉案专利权利要求4，应以其确定保护范围。权利要求4保护的是一种空心楼盖，而被控侵权产品只是填充体和格栅，缺乏楼盖。后者是宁煤公司施工完成的。2.被诉侵权技术方案与在先专利说明书实施例及附图2所公开的技术方案相同，现有技术抗辩成立。综上，保兴公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项的规定，请求再审本案，撤销二审判决，改判驳回京宁公司、徐焱的诉讼请求。

　　京宁公司、徐焱辩称：1.被诉格栅由横框和隔条组成，横框与隔条相互垂直，同时施工现场公证书显示每三个填充体通过两个并联放置的格栅连接在一起，因此覆盖了涉案专利权利要求4的所有技术特征。2.在先专利没有公开涉案专利“将填充管并联在一起”的特征，现有技术抗辩不能成立。

　　本院经审理查明：一审、二审判决认定的事实基本属实。另查明：在先专利公开了一种由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板，其说明书载明：通过围绕轻质材料管材（7）周圈的连接钢筋（8）将数根管材连接起来，形成一个轻质材料组合单元（1），连接钢筋（8）固定轻质材料管材（7）的位置。说明书附图2中可以看出连接钢筋由横向和竖向组成，横向和竖向相互垂直，通过这些连接钢筋将轻质材料管材并联在一起。

　　在再审庭审中，徐焱明确其在本案中主张的是涉案专利权利要求4。保兴公司承认其生产和销售了填充材料和格栅，其中的格栅由横框和隔条构成，横框和隔条互相垂直。徐焱承认保兴公司的格栅不具备楼盖特征，但是认为施工现场使用时具备了所有特征。

　　另，一审被告宁夏煤炭基本建设公司于2014年1月20日经贺兰县工商行政管理局核准变更企业名称为宁夏煤炭基本建设有限公司。

　　本院认为，本案的争议焦点包括被诉技术方案是否落入涉案专利的保护范围及现有技术抗辩是否成立。

　　（一）被诉技术方案是否落入涉案专利的保护范围

　　本案中京宁公司和徐焱明确主张涉案专利权利要求4，故应以其作为权利基础确定保护范围。涉案专利权利要求书权利要求4记载“一种空心楼盖，它具有权利要求1所述的格栅，其特征在于通过格栅将填充管并联在一起，形成空心楼盖中的填充材料”，而涉案专利权利要求1限定了“一种固定填充管的格栅（1），由横框（11）和隔条（12）构成，其特征在于格栅的横框与隔条互相垂直。”根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释（2009）21号）第一条的规定，涉案专利权利要求4限定的技术特征包括：A格栅由横框和隔条构成；B横框与隔条互相垂直；C通过格栅将填充管并联在一起，形成空心楼盖中的填充材料。

　　结合京宁公司和徐焱的主张，本案中被诉技术方案有两个：一是保兴公司制造和销售的格栅，二是施工现场实施的技术方案。对于被诉格栅，虽然其由横框和隔条构成，且横框与隔条互相垂直，但如京宁公司和徐焱所认可的，被诉格栅本身不具备涉案专利权利要求4的特征C，没有落入涉案专利权利要求4的保护范围。对于施工现场实施的技术方案，从施工现场公证书的照片可以看出在施工时通过格栅将填充管并联在一起，形成空心楼盖中的填充材料，且所使用的格栅由横框和隔条构成、横框与隔条互相垂直，因此施工现场宁煤公司所实施的技术方案包含了涉案专利权利要求4所记载的全部技术特征，落入涉案专利权利要求4的保护范围。

　　（二）现有技术抗辩是否成立

　　《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释（2009）21号）第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”根据查明的事实，结合在先专利的说明书和附图，可以认定在先专利公开了由相互垂直的横向和竖向钢筋组成的连接钢筋将轻质材料管材并联在一起的技术方案，同时结合在先专利的说明书，本领域技术人员显然知晓这些组合而成的填充材料是使用于空心楼盖中的。因此施工现场所实施的技术方案与现有技术公开的技术方案的相应技术特征相同，现有技术抗辩成立。一、二审判决认定现有技术没有公开“填充体是通过格栅并联在一起的埋在空心楼板中”是错误的。

　　综上，虽然施工现场宁煤公司实施的技术方案落入涉案专利权利要求4的保护范围，但其实施的技术属于现有技术，不构成对涉案专利权的侵犯，故即使保兴公司同时提供了格栅和填充体，且明知两者并联在一起使用，其行为也不构成侵权。保兴公司申请再审理由成立，一审判决和二审判决适用法律不当，结果错误，应予撤销。依照《中华人民共和国专利法》第六十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：

　　一、撤销宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2012）银民初字第87号民事判决和宁夏回族自治区高级人民法院（2013）宁民终字第5号民事判决；

　　二、驳回银川东方京宁建材科技有限公司和徐焱的所有诉讼请求。

　　本案一审案件受理费1550元，二审案件受理费1550元，共计3100元，由银川东方京宁建材科技有限公司和徐焱负担。

　　本判决为终审判决。

　　审判长周翔

　　代理审判员周云川

　　代理审判员郎贵梅

　　二〇一四年六月三十日

　　书记员张博